PTAB의 특허무효 판단 기준을 연방대법원이 지지함으로써, 불량특허에 대한 간소한 재심사절차인 당사자계 재심사(Inter Parte Review)가 굳건히 자리잡아, 향후 특허괴물 등 특허권자에게 불리할 것으로 보임(7)
- 특허소송의 남용 등 특허괴물들의 폐해가 가시화되자 2011년 개정된 미국특허법(AIA)에서는 저렴한 비용으로 등록특허를 신속하게 무효화할 수 있는 ‘등록 후 재심사’(PGR : Post Grant Review)와 ‘당사자계 재심사’(IPR : Inter Parte Review) 제도가 신설되었고, 이를 관장할 PTAB가 창설되었음
- 특허침해소송에서 해당 특허의 유효성은 매우 중요한 요소인데, 그에 대한 이의제기는 오랫동안 연방지방 법원의 소송절차를 통해서만 가능했고, 2011년도 경제조사보고서에 따르면 미국 특허소송비용은 소송가액이 100만달러 미만이면 평균 91만 6천달러, 2,500만 달러 미만이면 276만 9천 달러, 2,500만 달러 이상인 경우에는 601만 8천 달러에 달함
- 1980년의 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)에서 특허청을 상대로 등록특허의 유·무효를 다투는 결정계 재심사가 도입되고 1999년의 미국발명자보호법(American Inventors Protection Act)에서 이해당사자들 간에 특허유·무효를 다투는 당사자계 재심사가 도입되었으나 이용실적이 여전히 저조하자, 2011년 개정특허법에서 IPR과 PGR 그리고 이들을 관장할 PTAB를 설치하여 2012. 9. 16.부터 업무를 개시함
- IPR과 PGR은 청구인에게 심판청구 시 특허부적격의 충분한 근거를 제시할 의무를 부과하고 승소가능성이 인정될 때 심판을 승인하며, 청구인은 특허권자의 답변 내용에만 반론하도록 하고, 서면의 페이지도 제한하는 등 청구인에게 엄격한 의무를 부과하지만, 이를 통해 특허침해소송이 제기되기 전에 미리 자사 제품과 서비스와 관련된 특허를 무효화할 수 있고, 기존제도 대비 소송비용 절감과 심판기간의 단축(12~18개월)도 가능하므로(8) 초기 예상치를 훨씬 넘는 청구건수(9)를 기록하며 Apple을 비롯한 기업들이 활발히 이용해 왔음
- 그러나 PTAB의 결정에 불복해 CAFC에 항소한 기업들은 PTAB에 대해 특허무효소송은 모두 법원을 통해야 하므로 위헌이라거나 IPR 개시 결정 패널과 최종 결정 패널이 동일한 것이 무효라거나, 특허권자에게 특허적격성의 입증 책임을 부담케 한 것은 용인될 수 없다며 주장하기도 함
- 한편, PTAB는 IPR 개시청구의 50% 이상을 기각하고, IPR 개시결정이 내려진 사건의 87%에서 적어도 1개 이상의 청구항을 무효화하고 있어(10), 특허업계의 찬반이 엇갈리고 있으며, 특허암살단(‘death squad’)이라는 별명을 얻음
- Cuozzo사의 속도계 특허에 대해 Garmin사가 IPR을 신청한 사건에서, Cuozzo사는 IPR 절차에서의 특허 해석 기준의 적절성과 IPR 개시 결정에 대한 항소가능여부를 쟁점으로 하여 상고를 제기했고 PTAB의 활동과 직접 관련된 이 사건에 관해 여러 기업들과 단체가 의견을 개진하는 등 특허업계의 주목을 받음
- 속도계 관련 특허를 보유하고 있던 Cuozzo사가 2012년 Garmin, GM, TomTom 등의 회사들을 상대로 특허침해소송을 제기하자 Garmin은 즉각 PTAB에 Cuozzo사의 특허는 선행 발명들로부터 자명하게 유도될 수 있는 변형기술에 불과하여 무효라며 IPR을 신청하였고, PTAB는 Cuozzo사의 특허청구항 중 Garmin이 신청한 1개 외에 관련된 2개를 임의로 심리하기로 결정해서 결국 3개 청구항 모두를 무효화하였음
- 이에 Cuozzo사는 PTAB의 특허청구항 해석 기준이 연방법원의 기준인 ‘그 기술 분야에 보통의 기술을 가진 사람의 관점에서 해석(Ordinary skill, Person having ordinary skill of the art)’과 다르고 2개 청구항을 추가로 심리한 것이 부당하다며 항소하였으나, CAFC는 ① 개정특허법 제316조(a)(4)에 따라 특허상표청은 법정 규칙제정권한을 가지고 있으며, ② 이에 따라 신규특허심사에 적용하는 ‘합리적인 최광의 해석’(BRI, Broadest Reasonable Interpretation) 기준을 PTAB의 IPR 절차에서도 사용하도록 합법적으로 정하였으므로 문제없고, ③ 해석 기준의 변경은 의회를 통한 입법적 해결이 필요하며, ④ IPR 청구 시 신청되지 않은 두 개의 청구항도 추가로 심리하기로 한 개시 결정도 적절했다며, 최종적으로 기각하자(11), Cuozzo사는 연방대법원에 상고하였음
- IPR 절차에서 사용되는 BRI 기준은 특허청구항을 광범위하게 해석하기 때문에 특허청구항이 선행기술 또는 선행발명과 중복되거나 이들로부터 손쉽게 유도될 수 있는 것으로 해석될 가능성이 높아 특허무효화의 가능성이 높아지기 때문에 Cuozzo사가 항소한 것이며, PTAB의 개시 결정 후 특허무효화 비율이 높은 이유이기도 함
- 이 사건에 대해 애플, 구글, 삼성전자, 복제약 전문회사와 금융회사들 Public Knowledge라는 소비자 보호단체는 PTAB를 옹호했으며, 3M, 퀄컴, 엑손모빌, 생명공학회사와 유명제약사들은 PTAB 때문에 특허권자의 권리가 약화되고 있고 특허시스템의 통일성 확보가 필요하다며 반대입장에 선 한편, 오바마 행정부는 특허상표청과 PTAB를 옹호하고 나서서 특허업계는 연방대법원의 판결을 주시하고 있었음
- 미국 특허법의 특허유효성 추정규정과 연방법원의 확립된 특허무효판단기준이 엄연히 존재함에도 이와는 다른 등록특허에 대한 무효판단기준을 채택한 PTAB에 대해 연방대법원은 IPR절차에서의 ‘합리적인 최광의 해석’기준이 공중의 이익에 부합하고 PTAB의 IPR 개시결정 자체에 대한 항소는 법률상 불가능하다며, Cuozzo사의 상고를 모두 기각함
- IPR 개시결정의 항소가능여부 : 연방대법원은 이 쟁점이 관계법률 적용에서의 사소한 문제에 불과하다고 전제한 뒤, 개정특허법에 IPR 개시결정에 대해 ‘final and nonappealable’로 규정(12)되어 있는데 2개 특허청구항을 추가로 심리한다는 개시결정에 관해 사소한 절차적 문제로 이의제기를 허용한다면 법조문 상의 ‘no appeal’ 규정이 손상될 수 있다며 상고를 기각하였음
- 다만, 2명의 대법관은 위의 다수의견은 ‘no appeal’ 구절만으로 해당 규제에 대한 위헌판단과 같은 중대한 문제에 대한 사법부의 권한을 박탈당할 위험이 있다며 반대의견을 제시했고, 다수의견은 이번 판결이 Cuozzo 사건처럼 사소한 문제에만 적용되며, 적법절차의 원칙과 연관된 중대한 문제에 대한 사법적 판단을 배제하거나 PTAB가 법에서 정한 것 이상의 권한을 행사하도록 하지 않는다고 재확인함
- PTAB의 BRI 기준 : IPR 절차는 연방법원의 특허무효심판의 대체재 속성과 특허상표청의 특허심사 절차의 연장이라는 속성을 모두 가지고 있어 Ordinary skill 기준과 BRI 기준 모두 일정한 타당성을 가지고 있지만, 연방대법원은 ① IPR은 사법절차 보다는 특허심사의 행정절차에 가까우며, ② 모든 법은 일정부분 모호하기 때문에 하위규칙에 의해 보충되어야 하는데 개정특허법 상 명시적인 위임규정이 존재하기 때문에 PTAB가 BRI 기준을 채택한 것은 정당하다는 만장일치의 판결을 내림
- 다만, 신규특허심사의 경우에는 BRI 기준을 적용해도 특허출원인에게 보정의 기회가 있지만, IPR 절차에서는 특허 보정의 기회가 거의 없으므로 특허권자에게 불리할 수 있다는 IBM의 의견에 대해서, Cuozzo사는 소송과정에서 특허청구항의 정정을 제안하지 않았고, 상고이유로도 제시하지 않았다고 언급해 향후 유사 소송에서 특허권자들에게 일말의 희망을 줌과 동시에 특허정정에 지나치게 적대적이라는 의심(13)을 받고 있는 PTAB에 경고한 것으로 보임
- 연방대법원의 판결은 불량특허(Bad patent, ill-conceived patent)를 신속하게 무효화할 필요가 있다는 고려에서 나온 것으로 2016년 4월의 구두변론 때의 분위기와 달리 만장일치여서 관계자들을 더욱 놀라게 하고 있음
- 이 사건의 주심대법관 Breyer는 수많은 불량특허의 역효과에 대한 우려를 표명하면서 BRI 기준을 채택하는 것이 소송이 발생하기 전에 더 많은 특허들을 무효화할 수 있고, 특허 출원인들로 하여금 청구항을 좀더 분명하고 구체적으로 작성하게 유도할 것이라는 견해를 피력한 바 있음
- 한편, 외신에 따르면, 지난 4월 25일의 구두변론 당시에는 몇몇 대법관들이 IPR 절차에서의 BRI 기준은 특허무효심판 체계 측면에서 이상한 시스템이라고 인지했으며, 로버츠 대법원장은 대법원 내에서 PTAB 제도를 비판하면서 “같은 문제에 다른 두 개의 절차가 있다는 건 법률 문화에서 이상하다”고 한 바 있는데도 불구하고 만장일치의 판결이 나와서 더욱 이례적임
