미국 특허법에 관한 연방대법원의 최근 판결
  • 이현승산업정책연구팀 책임연구원
날짜2016.07.20
조회수10194
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    • 지난 6월 미국에서는 특허법의 징벌적 배상제도(3배 배상)의 판단 기준을 완화하는 한편, 2011년 개정특허법(AIA(1))에 따라 설치된 특허상표청 산하 기관인 특허심판위원회(PTAB(2))의 당사자계 특허재심사(IPR(3))과정의 특허유효성 판단 기준을 지지하는 연방대법원의 판결이 내려짐
    • Stryker Corp. 사건과 Halo Electronics Inc. 사건에서 연방순회항소법원(CAFC(4))은 엄격한 기준을 적용해 징벌적 손해배상을 인정하지 않았는데, 그동안 징벌적 배상에서의 판사의 재량을 옹호하는 의견과 특허소송 남용을 방지하고 통일된 판결을 위해 엄격한 기준이 필요하다는 의견이 대립되던 중 연방대법원이 2016. 6. 13. 악의적 특허침해에 대한 판단기준을 완화시키는 판결을 내려, 향후 특허괴물 등에 유리하게 작용할 것으로 전망됨
    • 한편, 2016. 6. 20.에는 Cuozzo사가 “PTAB는 IPR 절차에서 특허상표청의 ‘합리적인 최광의 해석’ 기준 대신 연방지방법원의 ‘해당 분야 보통의 기술자’ 기준을 적용해야 한다”며 상고한 사건에서, 특허상표청의 기준 적용이 합법적이라는 판결을 내려, PTAB가 신속하게 불량특허무효화를 계속 할 수 있도록 뒷받침해 향후 특허괴물 등에 불리하게 작용할 것으로 전망됨
  • 미국 특허침해소송에서의 징벌적 손해배상의 인정기준이 완화되어 특허괴물 등 특허권자에게 유리할 것으로 전망됨(5)
    • 특허소송을 전담하는 미국 CAFC은 특허법 제284조(6)의 징벌적 손해배상(실제 손해액의 3배까지 인정함)에 대해 매우 엄격한 기준을 적용해 그 결과 징벌적 손해배상이 극히 예외적으로 인정되도록 운영해 왔음
    • 특허법 제284조에 징벌적 손해배상의 기준이 명시되어 있지 않아서 미국 CAFC는 2007년 Segate Technology 사건에서 징벌적 손해배상을 인정할 수 있는 악의적인 특허침해의 기준을 다음과 같이 정립하였음
    • ① 객관적인 무모함(Objective recklessness) : 특허침해자가 유효한 특허를 침해한다는 ‘객관적으로 높은 가능성’에도 불구하고 그 행위를 하였을 것 ② 주관적인 인식(Subjective knowledge) : 침해자가 특허침해 위험성을 알고 있었거나 너무 분명해서 틀림없이 알고 있었을 것
    • 의료기기 제조업체인 Stryker Corp.는 라이벌 회사 Zimmer Biomet Holdings의 자회사가 상처를 소독하는 배터리 내장형 휴대형 기기에 관한 자사의 특허를 침해했다며 소송을 제기해, 1심에서 7,000만 달러를 배상하라는 배심원 평결을 받고 판사가 3배 배상을 인정함에 따라 총 2억 2,800만 달러의 배상 판결을 받았으나, CAFC에서 피고인의 징벌적 손해배상에 관한 항변이 비합리적이지 않거나 전혀 근거 없는 것이 아니라며 징벌적 손해배상에 관해서는 기각함
    • 한편, 컴퓨터 기타 전자기기의 부품을 제조하는 Halo Electronics Inc.는 Pulse Electronics Corp.를 상대로 특허침해소송을 제기해 150만 달러의 배상판결을 받았으나 징벌적 손해배상은 인정되지 않았고 CAFC에서도 받아들여지지 않았음
    • 이 두 사건의 원고들의 소송대리인은 특허전문 변호사는 거의 항상 그럴듯한 이유를 제시할 수 있으므로 현행 CAFC 기준에 따르면 징벌적 손해배상을 받기가 굉장히 어렵다고 주장했고 법무부 소속 변호사도 지독한(egregious) 특허침해자가 징벌적 손해배상을 빠져나갈 여지를 주고 있다고 본 반면, 피고들의 소송대리인은 현재 기준을 완화하면 특허괴물들에게 혜택을 줄 우려가 있다는 의견을 피력함
    • 델, 페이스북, 알파벳의 구글, 인텔, 버라이존 등 다양한 기술기업들이 특허를 침해한 피고들의 입장을 옹호하는 의견서를 제출할 만큼 관심을 끈 소송임
    • 연방대법원은 만장일치로 CAFC의 징벌적 손해배상 기준이 매우 엄격해 하급심의 재량을 지나치게 제한하고 있어 특허법 제284조와 일치되지 않는다며, 징벌적 손해배상의 기준을 완화해야 한다는 취지의 판결을 내림
    • 1793년 특허법 제정 시 의무적이었던 징벌적 손해배상을 1836년 특허법 개정 시 법원의 재량으로 변경한 이유는 ‘특허침해를 몰랐거나 선의였던 피고인’과 ‘정의를 무시하는 악의적인 해적(wanton and malicious pirate)’을 같이 취급하는 부정의(injustice) 때문임을 연방대법원은 상기시키고 있음
    • 이에 따라, 대법원은 CAFC의 기준이 지나치게 엄격하며 판사들은 징벌적 손해배상을 인정할 재량을 가져야 한다고 판결하면서, 혁신을 보호하고 특허소송 남용을 방지해야 한다는 기술기업들의 견해에 대해서도 ① 징벌적 손해배상에(법에 없는) 인위적인 기준을 부여할 정당성을 설득력있게 제시하지 못했으며 ② ‘지독한 위법행위(egregious cases of misconduct)’의 경우에만 징벌적 손해배상을 적용하여 균형을 맞출 것 이라고 반박하였음
    • 그러면서도 대법관 3인의 보충의견에서는 특허법의 목적에 부합하는 사건별로 일치되고 일관된 한계 설정이 필요하다면서 징벌적 손해배상이 ① 특허침해자가 단지 해당 특허를 알았다거나 법적 조언을 얻지 않았다는 점만으로 인정되어선 안되며, ② 침해로 인한 비용이나 소송비용의 보상으로 활용되어서는 안된다고 언급하고 있음
    • 연방대법원은 최근 몇 년 동안 CAFC의 판결을 뒤집어 왔으며 이 판결 또한 그러한 연장선 상에 있는데, 특허괴물의 폐해를 염려하고 재량보다는 통일된 기준을 선호하는 CAFC에 대한 견제라는 시각이 존재함
    • 이 사건의 핵심 쟁점은, 특허법 제284조에는 징벌적 손해배상의 기준이 전혀 없어서, 특허침해에 대해 징벌적 손해배상을 인정할 때 하급심 법원이 재량과 일반상식을 활용해 사건별로 판단해야 하는지 아니면 상급법원(CAFC)의 가이드라인에 따라 보다 예측 가능하도록 판결해야 하는지 여부임
    • 이는 법체계에 관한 철학적인 문제로, 의회에서 판사들의 재량에 의한 판단을 암묵적으로 인정했다는 입장도 있지만, 같은 사건은 같이 취급되어야 한다는 원칙에 동의한다면 상급법원이 모호한 법조문의 해석기준을 제시해 이해관계자들이 결과를 예측할 수 있는 실체적인 법조문으로 바꾸는 것이 당연하며, 특허전담 항소 법원인 CAFC가 그 일을 하는 것이 자연스러움
    • 또한 특허괴물의 폐해를 우려해오던 CAFC의 입장과 달리, 연방대법원의 이번 판결은 대법관 3인의 보충 의견에도 불구하고 특허괴물들이 선량한 기업들로부터 합의금을 받아낼 승산이 크게 만들었음
    • 그래서 수천 건의 하급심을 다루어야 하는 CAFC의 업무를 보다 더 힘들게 하고 특허괴물의 폐해를 줄이려는 행정부의 노력도 약화시킬 수 있는 이번 판결에 대해, 특허분야를 잘 모르는 연방대법원이 특허 분야의 전문성을 가지고 나름의 입지를 구축하려는 CAFC을 견제하려는 의도라는 해석도 제기됨
  • PTAB의 특허무효 판단 기준을 연방대법원이 지지함으로써, 불량특허에 대한 간소한 재심사절차인 당사자계 재심사(Inter Parte Review)가 굳건히 자리잡아, 향후 특허괴물 등 특허권자에게 불리할 것으로 보임(7)
    • 특허소송의 남용 등 특허괴물들의 폐해가 가시화되자 2011년 개정된 미국특허법(AIA)에서는 저렴한 비용으로 등록특허를 신속하게 무효화할 수 있는 ‘등록 후 재심사’(PGR : Post Grant Review)와 ‘당사자계 재심사’(IPR : Inter Parte Review) 제도가 신설되었고, 이를 관장할 PTAB가 창설되었음
    • 특허침해소송에서 해당 특허의 유효성은 매우 중요한 요소인데, 그에 대한 이의제기는 오랫동안 연방지방 법원의 소송절차를 통해서만 가능했고, 2011년도 경제조사보고서에 따르면 미국 특허소송비용은 소송가액이 100만달러 미만이면 평균 91만 6천달러, 2,500만 달러 미만이면 276만 9천 달러, 2,500만 달러 이상인 경우에는 601만 8천 달러에 달함
    • 1980년의 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)에서 특허청을 상대로 등록특허의 유·무효를 다투는 결정계 재심사가 도입되고 1999년의 미국발명자보호법(American Inventors Protection Act)에서 이해당사자들 간에 특허유·무효를 다투는 당사자계 재심사가 도입되었으나 이용실적이 여전히 저조하자, 2011년 개정특허법에서 IPR과 PGR 그리고 이들을 관장할 PTAB를 설치하여 2012. 9. 16.부터 업무를 개시함
    • IPR과 PGR은 청구인에게 심판청구 시 특허부적격의 충분한 근거를 제시할 의무를 부과하고 승소가능성이 인정될 때 심판을 승인하며, 청구인은 특허권자의 답변 내용에만 반론하도록 하고, 서면의 페이지도 제한하는 등 청구인에게 엄격한 의무를 부과하지만, 이를 통해 특허침해소송이 제기되기 전에 미리 자사 제품과 서비스와 관련된 특허를 무효화할 수 있고, 기존제도 대비 소송비용 절감과 심판기간의 단축(12~18개월)도 가능하므로(8) 초기 예상치를 훨씬 넘는 청구건수(9)를 기록하며 Apple을 비롯한 기업들이 활발히 이용해 왔음
    • 그러나 PTAB의 결정에 불복해 CAFC에 항소한 기업들은 PTAB에 대해 특허무효소송은 모두 법원을 통해야 하므로 위헌이라거나 IPR 개시 결정 패널과 최종 결정 패널이 동일한 것이 무효라거나, 특허권자에게 특허적격성의 입증 책임을 부담케 한 것은 용인될 수 없다며 주장하기도 함
    • 한편, PTAB는 IPR 개시청구의 50% 이상을 기각하고, IPR 개시결정이 내려진 사건의 87%에서 적어도 1개 이상의 청구항을 무효화하고 있어(10), 특허업계의 찬반이 엇갈리고 있으며, 특허암살단(‘death squad’)이라는 별명을 얻음
    • Cuozzo사의 속도계 특허에 대해 Garmin사가 IPR을 신청한 사건에서, Cuozzo사는 IPR 절차에서의 특허 해석 기준의 적절성과 IPR 개시 결정에 대한 항소가능여부를 쟁점으로 하여 상고를 제기했고 PTAB의 활동과 직접 관련된 이 사건에 관해 여러 기업들과 단체가 의견을 개진하는 등 특허업계의 주목을 받음
    • 속도계 관련 특허를 보유하고 있던 Cuozzo사가 2012년 Garmin, GM, TomTom 등의 회사들을 상대로 특허침해소송을 제기하자 Garmin은 즉각 PTAB에 Cuozzo사의 특허는 선행 발명들로부터 자명하게 유도될 수 있는 변형기술에 불과하여 무효라며 IPR을 신청하였고, PTAB는 Cuozzo사의 특허청구항 중 Garmin이 신청한 1개 외에 관련된 2개를 임의로 심리하기로 결정해서 결국 3개 청구항 모두를 무효화하였음
    • 이에 Cuozzo사는 PTAB의 특허청구항 해석 기준이 연방법원의 기준인 ‘그 기술 분야에 보통의 기술을 가진 사람의 관점에서 해석(Ordinary skill, Person having ordinary skill of the art)’과 다르고 2개 청구항을 추가로 심리한 것이 부당하다며 항소하였으나, CAFC는 ① 개정특허법 제316조(a)(4)에 따라 특허상표청은 법정 규칙제정권한을 가지고 있으며, ② 이에 따라 신규특허심사에 적용하는 ‘합리적인 최광의 해석’(BRI, Broadest Reasonable Interpretation) 기준을 PTAB의 IPR 절차에서도 사용하도록 합법적으로 정하였으므로 문제없고, ③ 해석 기준의 변경은 의회를 통한 입법적 해결이 필요하며, ④ IPR 청구 시 신청되지 않은 두 개의 청구항도 추가로 심리하기로 한 개시 결정도 적절했다며, 최종적으로 기각하자(11), Cuozzo사는 연방대법원에 상고하였음
    • IPR 절차에서 사용되는 BRI 기준은 특허청구항을 광범위하게 해석하기 때문에 특허청구항이 선행기술 또는 선행발명과 중복되거나 이들로부터 손쉽게 유도될 수 있는 것으로 해석될 가능성이 높아 특허무효화의 가능성이 높아지기 때문에 Cuozzo사가 항소한 것이며, PTAB의 개시 결정 후 특허무효화 비율이 높은 이유이기도 함
    • 이 사건에 대해 애플, 구글, 삼성전자, 복제약 전문회사와 금융회사들 Public Knowledge라는 소비자 보호단체는 PTAB를 옹호했으며, 3M, 퀄컴, 엑손모빌, 생명공학회사와 유명제약사들은 PTAB 때문에 특허권자의 권리가 약화되고 있고 특허시스템의 통일성 확보가 필요하다며 반대입장에 선 한편, 오바마 행정부는 특허상표청과 PTAB를 옹호하고 나서서 특허업계는 연방대법원의 판결을 주시하고 있었음
    • 미국 특허법의 특허유효성 추정규정과 연방법원의 확립된 특허무효판단기준이 엄연히 존재함에도 이와는 다른 등록특허에 대한 무효판단기준을 채택한 PTAB에 대해 연방대법원은 IPR절차에서의 ‘합리적인 최광의 해석’기준이 공중의 이익에 부합하고 PTAB의 IPR 개시결정 자체에 대한 항소는 법률상 불가능하다며, Cuozzo사의 상고를 모두 기각함
    • IPR 개시결정의 항소가능여부 : 연방대법원은 이 쟁점이 관계법률 적용에서의 사소한 문제에 불과하다고 전제한 뒤, 개정특허법에 IPR 개시결정에 대해 ‘final and nonappealable’로 규정(12)되어 있는데 2개 특허청구항을 추가로 심리한다는 개시결정에 관해 사소한 절차적 문제로 이의제기를 허용한다면 법조문 상의 ‘no appeal’ 규정이 손상될 수 있다며 상고를 기각하였음
    • 다만, 2명의 대법관은 위의 다수의견은 ‘no appeal’ 구절만으로 해당 규제에 대한 위헌판단과 같은 중대한 문제에 대한 사법부의 권한을 박탈당할 위험이 있다며 반대의견을 제시했고, 다수의견은 이번 판결이 Cuozzo 사건처럼 사소한 문제에만 적용되며, 적법절차의 원칙과 연관된 중대한 문제에 대한 사법적 판단을 배제하거나 PTAB가 법에서 정한 것 이상의 권한을 행사하도록 하지 않는다고 재확인함
    • PTAB의 BRI 기준 : IPR 절차는 연방법원의 특허무효심판의 대체재 속성과 특허상표청의 특허심사 절차의 연장이라는 속성을 모두 가지고 있어 Ordinary skill 기준과 BRI 기준 모두 일정한 타당성을 가지고 있지만, 연방대법원은 ① IPR은 사법절차 보다는 특허심사의 행정절차에 가까우며, ② 모든 법은 일정부분 모호하기 때문에 하위규칙에 의해 보충되어야 하는데 개정특허법 상 명시적인 위임규정이 존재하기 때문에 PTAB가 BRI 기준을 채택한 것은 정당하다는 만장일치의 판결을 내림
    • 다만, 신규특허심사의 경우에는 BRI 기준을 적용해도 특허출원인에게 보정의 기회가 있지만, IPR 절차에서는 특허 보정의 기회가 거의 없으므로 특허권자에게 불리할 수 있다는 IBM의 의견에 대해서, Cuozzo사는 소송과정에서 특허청구항의 정정을 제안하지 않았고, 상고이유로도 제시하지 않았다고 언급해 향후 유사 소송에서 특허권자들에게 일말의 희망을 줌과 동시에 특허정정에 지나치게 적대적이라는 의심(13)을 받고 있는 PTAB에 경고한 것으로 보임
    • 연방대법원의 판결은 불량특허(Bad patent, ill-conceived patent)를 신속하게 무효화할 필요가 있다는 고려에서 나온 것으로 2016년 4월의 구두변론 때의 분위기와 달리 만장일치여서 관계자들을 더욱 놀라게 하고 있음
    • 이 사건의 주심대법관 Breyer는 수많은 불량특허의 역효과에 대한 우려를 표명하면서 BRI 기준을 채택하는 것이 소송이 발생하기 전에 더 많은 특허들을 무효화할 수 있고, 특허 출원인들로 하여금 청구항을 좀더 분명하고 구체적으로 작성하게 유도할 것이라는 견해를 피력한 바 있음
    • 한편, 외신에 따르면, 지난 4월 25일의 구두변론 당시에는 몇몇 대법관들이 IPR 절차에서의 BRI 기준은 특허무효심판 체계 측면에서 이상한 시스템이라고 인지했으며, 로버츠 대법원장은 대법원 내에서 PTAB 제도를 비판하면서 “같은 문제에 다른 두 개의 절차가 있다는 건 법률 문화에서 이상하다”고 한 바 있는데도 불구하고 만장일치의 판결이 나와서 더욱 이례적임
  • 특허제도에 관한 연방대법원의 최근 두 판결은 특허괴물 등의 폐해를 줄이려는 오바마 행정부의 노력에 대한 연방대법원의 중립적 입장을 보여주는 것으로 평가할 수 있음
    • 악의적인 특허침해에 대한 징벌적 손해배상 기준을 완화한 것은 특허괴물에 의한 특허소송의 남용을 줄이려는 CAFC의 사법정책적 판단에 대해, 특허침해소송의 주된 원고인 특허괴물이 징벌적 손해배상제도의 혜택을 입을 가능성이 높지만 오랜 전통을 가진 징벌적 손해배상제도를 활용해 특허침해에 대한 사법정의를 세우는 것이 더욱 중요하다고 판단한 것으로 보임
    • 2011년 개정특허법의 핵심 중 하나인 PTAB와 IPR 절차에 대해 현재의 규칙과 운영방식을 지지한 것은 불량특허를 무효화하기 위해 들이는 법률 비용을 포함한 사회적인 비용이 너무나 비싸 오히려 사법정의를 해치고 혁신을 저해하고 있다는 고려가 있었던 것으로 해석됨
    • (1) America Invents Act의 약자
    • (2) Patent Trial Appeal Board. 특허심판원, 특허심판위원회 등으로 해석됨
    • (3) Inter Partes Review의 약자. 우리나라의 특허무효심판과 거의 유사함
    • (4) Court of Appeals for the Federal Circuit의 약자. 특허사건에 관한 연방지방법원의 판결에 대한 전담 항소법원으로서, 종래의 미국 관세특허항소법원(nthe court of customs and patent appeals, CCPA)과 미국 배상청구법원(the court of claims)이 1982년 연방법원 개선법에 따라 통합되어 특허법원 해석, 적용의 통일성을 기하고 각 지역별 항소법원의 부담을 경감시키기 위한 목적으로 설립됨 (출처 : 특허정보넷)
    • (5) 다음의 사이트를 참조하여 정리한 것임
      - http://www.wsj.com/articles/supreme-court-weighs-making-larger-patent-suit-awards-easier-to-win-1456266532
      - http://www.wsj.com/articles/supreme-court-makes-it-easier-to-win-big-damages-for-severe-patent-violations-1465830509
      - https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-02-23/the-highest-court-in-the-land-shouldn-t-always-pull-rank
      - http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-14/supreme-court-asserts-itself-and-patent-trolls-win
      - http://www.ipnomics.co.kr/?p=51587
      - http://kasaninsight.tistory.com/918
    • (6) 미국 특허법 제284조의 원문은 다음과 같음 35 U.S.C. 284 Damages.
      - Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.
      - When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).
      - The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.
    • (7) 다음 사이트와 문서를 참조하여 정리한 것임
      - http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf
      - http://fortune.com/2016/04/25/supreme-court-cuozzo/
      - http://www.ipwatchdog.com/2016/04/25/supreme-court-oral-arguments-cuozzo-speed-technologiesv-lee/id=68611/
      - http://www.scotusblog.com/2016/04/argument-preview-last-week-of-courts-term-to-feature-potential-landmark-patent-case/
      - http://www.scotusblog.com/2016/06/opinion-analysis-justices-validate-pto-rules-for-inter-partes-review/
      - http://www.reuters.com/article/us-usa-court-ip-idUSKCN0Z61MH
      - http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-06-20/u-s-supreme-court-upholds-rules-used-by-patent-review-board-ipo5ywuf
      - http://m.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&pono=14868
      - http://m.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=14&po_no=15363
      - Michael W. Kim, “Status and Facts of Operations Concerning Inter Partes Reviews and Post Grant Reviews Conducted by Patent Trial & Appeal Board”, IP International Conference 2016 by KIPO, 2016
      - http://www.etnews.com/20160426000266
    • (8) IPR. PGR과 기존의 특허재심사제도와의 차이점에 대해서는 한국지식재산보호원의 아래 자료를 참조
      http://www.koipa.re.kr/bbs/detail.php?board_id=data&cate_uid=4&cate_uid=4&listing=20&sltSearch=subject&page=1&content_uid=3437
    • (9) 2012년 PTAB 업무 개시 시점에 IPR과 PGR의 연간 청구건수를 각 각 460건 및 50건으로 예상하였으나, 실제로는 2014년 IPR 1,310건 및 PGR 179건, 2015년 IPR 1,737건 및 PGR 160건, 2016년 3월 3일 기준 IPR 710건 및 PGR 60건으로, 예상보다 훨씬 많이 이용되고 있으며, 특허침해소송의 주된 타겟이 되는 애플과 구글 같은 기업들이 활발히 이용하고 있음
    • (10) 다만, IPR 개시신청 건수 대비 특허무효화 비율은 26%이 불과하다는 견해도 있음
    • (11) Cuozzo사는 CAFC에의 항소가 2015년 2월 4일 기각된 뒤에 전원합의체 재심리(en banc rehearing)을 다시 신청했으나, 2015년 7월 8일 재심리신청이 기각되었음. CAFC 전원합의체 재심리 신청에 관해 13인의 판사 중 5인은 반대의견을 표명하였음
    • (12) 미국 개정특허법 제314조(d)의 원문은 아래와 같음
      (d) NO APPEAL.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.
    • (13) IPR 개시결정 이후 특허정정이 허용된 것은 단 6건에 불과함